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從BIG MAC廢止案談商標維護

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今年1月,歐盟智慧財產局(EUIPO)對於麥當勞於1996年在歐盟註冊,用以作為漢堡及餐廳名稱的大寫字母商標「BIG MAC」獨家使用權,因「持續5年之期間內,無正當理由而未在歐盟區內真實使用」,故宣布將其廢止。由於我國《商標法》第63條第1項第2款亦有相關規定,故商標權人應以「BIG MAC」案做為借鏡,在申請註冊取得商標權後,必須注意商標之真實使用,並符合一般商業交易習慣及能提出證明,俾免商標權被廢止。

 

文:陳建霖

 

談到速食,所有人第一個想到的便是「麥當勞」三個字,而麥當勞中最令消費者所熟知的便是「大麥克(Big Mac)」商標;然而,在歐盟地區,該商標將不再專屬麥當勞。

 

今(2019)年1月,歐盟智慧財產局(EU Intellectual Property Office,下稱EUIPO)宣布,因為長達5年期間內無真實使用之事實,將廢止麥當勞於歐盟註冊的第62638號「BIG MAC」商標。麥當勞於1996年起於歐洲註冊了「Big Mac」商標,用以作為漢堡以及餐廳名稱,本次被裁定撤銷商標獨家使用權的是大寫字母商標「BIG MAC」。

 

於本案中,對麥當勞「BIG MAC」商標提出廢止申請為一家名為Supermac's的愛爾蘭速食連鎖店,然這場商標戰爭的發起者卻是麥當勞自己。本案起因是,Supermac's於2014年間陸續以「Supermac's」圖樣向 EUPIO申請註冊商標,過程中卻屢遭麥當勞提出異議,麥當勞向EUIPO主張「Supermac's」與麥當勞申請在先的「BIG MAC」商標過為類似,會使消費者產生混淆誤認。

 

是故,Supermac’s於2017年提出控訴,指控麥當勞利用大公司的資金和資源優勢阻擋Supermac's擴張,只因為自己的店名與Big Mac類似,同時於2017年4月11日向EUPIO提出申訴,要求取消麥當勞在特定領域的大麥克商標使用權,向EUIPO提出廢止「BIG MAC」商標的註冊。

 

商標真實使用之舉證責任由商標權人負擔 

 

Supermac's提出廢止「BIG MAC」商標的依據是歐盟商標規則(EU Trademark Regulation, EUTMR)第58條第1項a款,該條文規定,EU商標在持續5年之期間內,無正當理由而未在歐盟區內為真實使用時,得被申請廢止註冊。而關於商標真實使用與否之判斷標準,參考歐盟商標實施規則(EU trade mark delegated regulation, EUTMDR)第19條(1)款、第10條(3)款,商標真實使用之舉證責任應由商標權人負擔,且使用之證據須能佐證使用之地點、時間、範圍和性質。

 

麥當勞在接獲商標廢止案通知後,也提出商標使用的證據,然麥當勞所提出之使用證據顯然並沒有被EUIPO接受。麥當勞所提的使用證據略為:

 

一、三份宣誓書(由麥當勞公司在德國、法國及英國代表人所出具,宣稱有於2011年到2016年間有販售「BIG MAC」漢堡)

 

二、廣告文宣小冊及影印的廣告資料(在德國、法國、英國的廣告文宣;三明治包裝盒,以及顯示有「BIG MAC」漢堡在菜單上)

 

三、網頁影印資料(麥當勞在歐洲各國網域之網頁如www.mcdonalds.de、 www.mcdonalds.at、 www.mcdonalds.be、www.mcdonalds.cz等,網頁顯示有包括「BIG MAC」漢堡在內的各種三明治)

 

四、英國維基百科網頁(有「BIG MAC」漢堡的介紹資訊)

 

證據需為其他的證據所支持 

 

EUIPO在審酌麥當勞所提出之使用證據資料後,認為:麥當勞其宣誓書雖可作為證據,但仍需檢視是否能被其他的證據所支持;可發現,麥當勞提出之證據資料多來自於其本身,自己的網站、廣告文宣、包裝等;網頁雖可用以顯示有對公眾提供,但單純的在網站上呈現商標圖樣,不足以構成商標真實使用,除非網站上亦呈現該商標使用之地點、時間及範圍,或有其他資料可以佐證。特別是網站的證據價值可從一定期間內,在特定區域內相當數量的瀏覽數,甚或是實際透過網站訂購的數量而強化,例如在實際營運時會去保存的瀏覽次、時間紀錄等資料,但麥當勞並未提供。

 

此外,麥當勞雖然提出廣告文宣及包裝盒,卻沒有提出證據顯示該等資料如何流通,或是有產生潛在或帶來實際購買之效果,也沒資料顯示有多少產品使用了麥當勞提供的包裝盒;況且維基百科網頁可被修改,能當作輔助證據,必須有其他獨立之使用證據,但本案中並沒有充分之使用證據。

 

最終,EUIPO考量麥當勞提交的證據得出結論,這些文件沒有提供確鑿的訊息。例如,標有EUTM (European Union trademark,歐盟商標)的產品被實際銷售,相關的文件等資料亦不足以確認有標示「BIG MAC」的商品被實際銷售,或有任何網路或實體店面商業交易存在,且即便商品真有被提供販賣,也沒有在網站或其他管道上之銷售期間資訊,也沒有任何關於發生實際銷售行為或有潛在之相關消費者參與的資訊,包括販賣的要約或實際賣出的作為都沒有相關資訊,也沒有任何一件證據可以顯示有以該件歐盟商標「BIG MAC」提供相關服務的事實。是故,EUIPO於今年1月宣布廢止該商標。

 

我國《商標法》有相關規定 

 

以此案做為借鏡,我國《商標法》中亦有相關規定。該法第63條第1項第2款:「商標註冊後有下列情形之一者,商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊:無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者。但被授權人有使用者,不在此限。」

 

然而,有無使用商標,應如何認定,乃重要之實務問題。除了依商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定申請廢止的情形外,還包括以商標之註冊違反第30條第1項第10款規定申請評定,而其據以評定商標之註冊已滿3年的情形。對上述案件,實務上是就商標權人或申請評定人所提出之使用證據,依照商標法第5條、第57條第3項及101年4月20日經濟部智慧財產局智商字第10115001130號函修正發布之「註冊商標使用之注意事項」等規定,判斷商標權人是否有為行銷之目的,將商標用於商品或其包裝容器;或持有、陳列、販賣、輸出或輸入附有商標之商品;或將商標用於與提供服務有關之物品;或將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告;或利用數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式有使用商標之情形,而足以使相關消費者認識其為商標,並符合一般商業交易習慣,而能滿足真實使用之要求。

 

商標註冊之目的不僅在於取得商標權,還必須透過實際使用,才可以使消費者將商標與商品或服務產生連結,實現商標識別來源、品質保證及廣告等功能,彰顯商標的價值。如果商標權人只是取得註冊,占有商標權利而不使用,不僅減少他人申請註冊的機會,有違商標法保護商標權的立法目的,也因此失去商標應有的功能與價值。

 

是故,商標權人除了申請註冊取得商標權外,更應注意所有之商標是否真實使用,符合一般商業交易習慣,並能提出證明。而暫緩使用之商標,亦應定期評估其商業價值,檢視維持該商標權之必要,若未來有使用之可能,便須使用來有效維持商標權之存在。(作者為工總智慧財產權組資深專員)

 

參考資料:

 

註1 Leonid Bershidsky, Does McDonald’s Sell Big Macs? The EU Isn’t So Sure, Bloomberg Opinion, January 17 2019.

 

註2 賴安國,麥當勞的「BIG MAC」商標在歐盟遭廢止你該學到的一課,巨群事務所文章專欄,2019年1月18日。 註3 王義明,論註冊商品停產後之維權使用?以台朔汽車商標廢止案件判決為中心,智慧財產權月刊,2016年7月。

 



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